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谈专利权穷竭原则--兼评Quanta copany.Inc.V.LG Electronics.Inc案

孙大权 [ sundhunter ] 于 2008-06-24 22:35:47.0 发表在[ 实务 ]
      

  一、前言

  2008年6月8日,美国最高法院对Quanta copany.Inc.V.LG Electronics.Inc (广达诉LG电子)做出了判决。美国最高法院适用“专利权利穷竭原则”(Patent exhaustion doctrine)判定广达公司胜诉,推翻了2006年7月上诉法院对LG电子的有利判决。本案判决将有助于澄清美国在专利权利穷竭原则的适用,并有助于专利权人是否或如何对于向其被授权人购买授权产品的下游买家收取权利金或主张专利侵权。由于广达系代表强化专利穷竭以期削弱专利权利效力的一方,而LGE则为典型强势专利权人而高举契约自由大旗的一方。保护谁及其意义何在必然会触及其专利制度设计的法理。 这一判决将会对美国乃至全世界产生重要的影响。也再一次说明了美国积极矫正专利法律以促进产业良性竞争和发明创新。就我国而言,我国存在着大量的下游组装企业,其利润已经极其微薄,专利权所产生之权利金更是会雪上加霜。美国的这一判例对我国法院涉及相关问题有很好的借鉴意义。

  二、案件背景

  本案缘由是LGE以台湾主要笔记本电脑下游厂商华硕、广达、仁宝、大众等公司及其美国各经销商为被告,向美国加州北区联邦地方法院起诉主张被告等所制造的电脑或伺服器侵害了LGE的5项美国专利。如前面所述,被告 向Intel购买微处理芯片,进而组装成电脑系统产品,然后再将它们卖给Dell,HP,IBM和Gateway等公司。而Intel所制造的微处理器芯片组产品是和LGE签订交互授权协议(Intel与LGE在2000年9月7日签订交互授权协议,依此Intel需给付一定数目的金钱给LGE,并许诺在LGE未来对Intel的采购中提供额外的折扣。)Intel从而取得了本案诉讼中各专利在内的数百篇专利的授权。此外在LGE-Intel授权协议中特别言明在LGE之授权不延及Intel下游客户将LGE-Intel授权协议所涵盖的Intel与微处理器芯片组产品与非Intel产品相组合,而此条款Intel也事先告知被告。是以LGE起诉主张被告将Intel芯片与非Intel电脑零件组合在一起侵害了LGE专利。

  本案在联邦地方法庭审理时被告申请了简易判决,法院于2002年8月20日以专利权利穷竭为主要理由而做出了被告不侵权的判决。后LGE上诉到美国联邦巡回上诉法庭(Court of Appeals for the Federal Cricuit; 下称CAFC),CAFC推翻地方法院见解转而支持LGE的论点而认定由于Intel对于广达的通知使得该微处理器芯片组的销售已经成为了附条件的销售(conditional sale)而无权利穷竭,与2006年7月7日裁定撤销判决,发回重审。广达对CAFC的判决选择向最高法院提出上诉并于2007年9月25日受理。最高法院于2008年1月16日举行言词辩论,最终于2008年6月8日做出了不利于LGE的判决。

  (一)、 LGE-Intel授权协议

  LGE和Intel双方就涵盖电脑硬件,扫描仪,影像技术等数百项美国和其它国家专利签订了一式两份的协议(合称LGE-Intel授权协议):一为Patent Cross License Agreement,另一为Master Agreement。据此Intel可以使用LGE的元件专利在制造,使用,销售Intel微处理器及芯片组产品上,Intel也可以用LGE的方法专利(method patent)在制造,使用,销售Intel自己的电脑系统上。

  (二)、案件争议焦点

  这数百项专利我们根据专利的技术特征可以把它们归结为两大类:(1)发明的主要技术特征在于核心零部件本身即微处理器及芯片组上,也就是元件专利。(2)发明的主要技术特征不在于核心零部件本身而在于部件的组合或者方法上(一些存储,排序方式),这一类可以称为方法专利 。

  就第(1)部分的元件专利,LGE也认同有权利穷竭而不对广达主张权利,但对第(2)部分的方法专利,LGE强调其仅授予Intel,没有授权给下游客户如广达等。

  因此本案的焦点也就于:①方法专利适不适用专利穷竭原则?②当事人的特别约定(如附条件销售)是否可以排除专利权穷竭?

  三、针对焦点问题的思考

  (一)、专利权穷竭原则

  探究专利穷竭原则的由来可以追溯到美国最高法院1873年的Adams v.Burke,84 U.S.17 wall 453(1873),该案中阐述了专利穷竭之意为:当专利权人或被授权人等所谓有权实施专利之人于销售专利后,由于专利权人应已取得专利权之对价或报酬(consideration),故不得再对该专利物品向任何人主张专利权侵害。

  所谓专利权穷竭(the exhaustion of exclusive right),又称专利权用尽,是指对于经专利权人许可或以其它方式合法投放市场的专利产品,他人在购买之后无须经过专利权人许可,就可以使用,销售或者许诺销售。

  “专利权穷竭”与“进入公共领域的产权不可逆转”原则相似。但两者有着本质的区别。知识产权进入公共领域,原所有人就丧失了原先享有的一切权利; “专利权穷竭”仅仅指的是权利所有人在如何销售自己的作品这一点上,丧失了专有权 。

  通过以上的表述可以发现:传统对于专利权穷竭的理解还是停留在“权利所有人在如何销售自己的作品这一点上,丧失了专有权。”这一点上。那么专利穷竭原则在方法专利上适用就遇到了障碍。

  (二) 、方法专利适不适用专利穷竭原则?

  方法专利的权能主要是在其使用该方法上,因而专利产品的概念在方法专利上很难比附。故本质上专利穷竭原则也很难在方法专利上直接援引。而CAFC在Bandag, Inc. v. Al Bolser’s Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903, 924 (Fed. Cir. 1984)案中提出了方法专利无权利穷竭之可能。而后又在Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc., 52 174 F.3d 1337, 1341 n.1 (Fed. Cir. 1999)再次确认了这样的观点。

  其实专利穷竭原则的出现也是一种衡平权利的体现,其本意就是为了限制专利权的过度扩张损害他者的利益 。为什么会存在Intel自己不利用方法专利来组合,排序零部件而是交给他的下游企业来做呢?因为这样有降低交易成本的好处, 对交易费用的认识前提,是对交易概念的一般化。“交易”是康芒斯的制度经济学的基本分析单。按照康芒斯的解释,交易即人与人之间的交互活动,在其《制度经济学》中,交易是由平等主体之间的买卖交易、上下级之间的管理交易和政府对个人的限额交易三种交易组成。科斯教授在《企业的性质》中提出了交易费用,他认为,企业存在的主要原因在于它能减少交易费用,这说 明人们之所以要在一定条件下设立企业来代替市场是因为由此可以用最少的成本获得最多的收益--效益最大化。交易费用理论的实质就是效益最大化。科斯教授在《成本》一文中了交易费用理论,提出了著名的科斯定律。法学家认为,科斯定律提供了根据效益原理理解制度的一把钥匙,也为朝着实现最大效益的方向改革法律制度提供了理论根据。根据交易费用理论,建立专利权国内穷竭制度是十分必要的。专利产品的购买者要和专利权人达成关于买到的专 利产品的销售和使用协议是要支出费用的,这个费用可能很高,有时甚至无法达成协议,而且,如果每一个专利产品的购买者都要和专利权人达成一个这样的协议,其交易费用之大可想而知。很明显,交易费用理论要求建立专利国内穷竭制度。

  如果机械地套用专利法上的规定,Intel必须先自己依靠授权的方法专利来生产相关产品,然后再将这些产品卖给它的下游客户,但直接把相关方法专利让渡给下游客户来做,这种方式会降低产品的成本,下游客户的劳动力肯定会便宜一些。因此,可以看出,在方法专利上适当地援引权利穷竭原则,允许产业链的下移会降低交易成本的,而这并没有使专利权所有人的授权价金有所减少。

  个人是赞同方法专利适用专利穷竭原则。而美国最高法院的判决显然也支持了这一观点。

  (三)、当事人的特别约定是否可以排除专利权穷竭?

  本案的另一个争论焦点在于当事人是否可以基于契约自由来排除专利权穷竭。就此CAFC在Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F。2d 700, 24 USPQ2d 1173 (Fed. Cir. 1992)中持肯定意见。专利权人Mallinckrodt销售专利医疗用品给给医院,并且在该医疗用品上皆标示了[限单次使用]。而医院却将用后之医疗用品回收并交给被告Medipart处理以供医院再次加以利用。由于CAFC于Mallinckrod案认定当事人可以约定排除权利穷竭,因而使得权利穷竭原则只能适用于“未附条件之贩卖”的情形。也就是说,当事人如果在合同中约定而成为附条件的销售,那么权利穷竭原则会因为与合同之条件相冲突而不适用。

  那么在Quanta Company v LG Electronics案中,为什么最高法院没有认同Mallinckrod案的理由呢?考察专利权穷竭原则之所以不适用于附条件买卖或授权协议,其理由就在于明示的附条件契约通常可以合理推论,合同当事人双方所协商的价格只是反映了“使用”该专利的价值。换言之,从价值衡平的观点来看,附条件买卖或授权协议之专利人,之所以明示排除权利穷竭的原因在于并未向合同它方当事人收取全额的专利费。 在Quanta Company v LG Electronics案中,LGE完全授权Intel及Intel有权销售给广达后,专利权人LGE对任何人主张该买卖标的物专利权的权利已经穷竭。虽然专利权人可以在合同中设定附条件条款,但条件的违反只是合同上义务的违反,合同当事人可以依合同法寻求救济,但不能据此主张专利权未穷竭主张专利侵权。最高法院的判决结果很好的厘定了契约自由和专利穷竭原则间的合理界限。

  四、总结

  随着美国最高法院对该案的判决尘埃落定,引发的后续讨论及其影响则会持续很长一段时间。该案给我们的启示:除了应当厘定契约自由和权利穷竭之间的界线,还要有个案判断,针对个别发明内容及其上下游的具体分工模式,框清谁的产品在实施“专利的必要技术特征(embodying essential features)” 且“无合理不侵害用途(has no reasonable non-infringing use)”,并以之为收取专利费的依据。简单说就是谁使用了专利的必要技术特征谁就付费。具体到这个案子说就是,若某一专利内容若是:(1)其必要技术特征在于核心零部件(微处理器或芯片组),则由上游零组件厂商就使用该技术特征负责;(2) 其必要技术特征不在于核心零部件而在于与该零部件搭配的其它零件上,则应当由其它零部件商负责;(3) 其必要技术特征不在于核心零部件而在于与其它电脑零件的组合和系统上,则由组合系统者来负责。

  虽然这种方法可能有点抽象,但是可以使真正的使用者负专利费,使用专利的人也便于找到专利权人,可以避免上下游分工不合理成本的增加,保证交易安全。


[责任编辑 刘耀堂:yaotangl@126.com

 
 

 
 

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